新專利法之「最後通知」制度

l前言
專利法新法已於民國102年1月1日全面施行。
在新法中,參考日本特許法導入「最後通知」之專利審查制度,以避免申請人一再提出修正而致使審查程序的延宕。

2適用時機
1、該發明專利申請案至少已通知申復或修正一次
2、申請人提出申復或修正內容全部克服不予專利之事由,惟修正後有新不予專利之事由須再進一步修正。
且2013年1月8日公告之專利審查基準第二篇第七章第2節規定:
「若申請人雖以克服先前審查意見通知,但因修正而產生新的不准專利事由,仍需通知申請人申復或修正時,得發給最後通知。」
根據上述資料簡單來說,申請人的答辯內容導致下列兩種情事:
克服全部不予專利之事由以及修正後有新不予專利之事由,審查人員可考慮發出最後通知來通知申請人再進一步修正。
在專利法第43條第4項的規定中指出「最後通知」要在「必要時」才能發出,
即,當該發明專利申請案符合上述兩條件時,審查人員具有裁量權來決定是否發出最後通知。
審查人員基於考慮給予申請人適切修正之機會,亦可自行裁量不發給最後通知,而是發給審查意見通知時,此時則不生最後通知之效果。

3修正限制
在最後通知的修正限制下,僅限制申請人對於「申請專利範圍之修正」,對於說明書或圖式之修正則仍遵照一般修正規定。
最後通知後之修正限制,僅係限制申請專利範圍而不限制說明書及圖式之修正事項
1、請求項之刪除
2、申請專利範圍之減縮
3、誤記之訂正
4、不明瞭記載之釋明

4法律效力
專利法第43條第5項規定:「違反前二項規定者,專利專責機關得於審定書敘明其事由,逕為審定。」。
 
5再審查階段
專利法第49條第2項規定:「申請案經審查發給最後通知,而為不予專利之審定者,其於再審查時所為之修正,仍受第四十三條第四項各款規定之限制。但經專利專責機關再審查認原審查程序發給最後通知為不當者,不在此限。」
專利法第49條第3項規定:「有下列情事之一,專利專責機關得逕為最後通知:
一、再審查理由仍有不予專利之情事者。
二、再審查時所為之修正,仍有不予專利之情事者。
三、依前項規定所為之修正,違反第四十三條第四項各款規定者。」

依據專利法第49條第2項之規定,該發明專利申請案經審查發給最後通知而不予專利之審定者,其於再審查時所為之修正仍受最後通知的修正限制
惟再審查理由係爭執初審階段發給最後通知為不當者,經專利專責機關審酌認為有理由,或者專利專責機關主動審酌認為初審階段之最後通知係屬不當時,將發出再審查審查意見通知函通知申請人修正,並解除初審階段發給最後通知之限制。
換言之,是否解除最後通知之限制乃為專利專責機關的裁量權。
即,在當初審階段已發給最後通知的情況下,該發明專利申請案於提出再審查時仍無法任意變動已審查過之申請專利範圍。
若欲解除初審階段所發給之最後通知,則需先針對最後通知提出不合理之理由以說服審查人員。
若未先申復而直接進行申請專利範圍的修正,審查人員有可能因認定申請專利範圍的修正違反修正限制,而基於專利法第43條第5項之規定,逕為核駁審定。

6分割案
專利法第43條第6項規定:「原申請案或分割後之申請案,有下列情事之一,專利專責機關得逕為最後通知:
一、對原申請案所為之通知,與分割後之申請案已通知之內容相同者。
二、對分割後之申請案所為之通知,與原申請案已通知之內容相同者。
三、對分割後之申請案所為之通知,與其他分割後之申請案已通知之內容相同者。」。
所謂已通知之內容相同,指「已通知的理由相同」以及「引證文件相同」。
因此,當分割案與原申請案的申請專利範圍的內容實質不同時,理由或引證文件將有所不同,此時,對於該分割案則不得逕為最後通知。
 
7結論
一、最後通知的意旨在於使審查程序迅速審結。
但在最後通知的修正限制下,申請人僅能將申請專利範圍越改越小。
二、責任屬於申請人,則智慧局可發FOA;
責任屬於智慧局,則智慧局不可發FOA,仍需再發一次OA。

[Reference]
[1]http://www.wipo.com.tw/wio/?p=3429
[2]https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=504229&ctNode=7633&mp=1
[3]第7章審查意見通知與審定

    文章標籤

    最後通知 專利

    全站熱搜

    梁丸懶人包 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()